Diamond v.Charkrabarty：关于可专利主题的里程碑案件
一、基本案情
来自印度的生物化学博士Ananda M.Chakrabarty(以下简称“查氏”)曾受雇于美国通用电气公司(GE)从事研究。20世纪60年代末科学家已经发现某些假单胞菌(pseudomonas)能够分解多碳化合物。假单胞菌是一种细菌，它的这种性质是由菌中的质粒决定的，质粒是细菌染色体外的一种遗传物质。查氏在GE 除从事公司的研究任务外，也一直研究利用假单胞菌分解石油。石油中含有多种碳氢化合物，而一种假单胞菌只能分解少数几种碳氢化合物，因此只能使用多种细菌混合培养才能达到分解石油的目的。但是混合培养的结果却是优势菌株大量繁殖，其他菌株受到排斥，到最后也会不利于石油分解。查氏使用质粒重组和结合等方法把不在一种细菌中存在的不相容质粒结合在一起，然后把多种质粒转移到一种假单胞菌株中，使之成为能够分解多种石油碳氢化合物的“超级细菌”。这种细菌可用来消除环境中的石油污染。
GE 对查氏的发明很感兴趣。查氏作为发明人于1972年向美国专利与商标局(USPTO)提交专利申请，并把权利转让给GE。该发明的主题是“一种来自假单胞菌属的细菌，至少含有两个稳定的产能质粒，每个质粒都能提供一种单独的碳氢化合物分解途径”。围绕该主题共有36个权利要求，分别涉及三类主题：第一类是生产该细菌的方法；第二类是接种物，用来承载细菌和水上漂浮物，其用途是给细菌在清除水上石油污染时提供附着物；第三类是新细菌本身。USpTO 的专利审查员认可前两类主题，驳回了针对第三类主题的权利要求。审查员的驳回理由包括：第一，微生物是一种自然的产物；第二，有生命的物体不是美国专利法第101条下的可专利主题。
案件上诉至USpTO 的上诉委员会(Board of Appeals)。委员会认为该细菌不是自然的产物，因为它含有两个或多个产能质粒，并非自然发生的。委员会分析了美国专利法的立法历史，认为美国国会于1930年通过《植物专利法》(plant patent Act，ppA)，把专利保护延伸至无性繁殖植物，就已表明专利法第101条不涵盖活生物体，如在实验室中创造的微生物，委员会由此认可审查员的第二项驳回理由，维持其驳回决定。案件再分别上诉到当时管辖专利上诉案件的美国关税与专利上诉法院(CCpA)和美国最高法院。最高法院经过审理，把案件发回CCpA 重审，但重审后案件又二次上诉到最高法院。最高法院于1980年作出终审判决。
二、美国最高法院的判决
最高法院认为，本案并不涉及可专利性判断中的新颖性和创造性问题，而主要涉及判断查氏通过生物工程途径发明的假单胞菌是否属于美国专利法第101条规定的“制品”(manufacture)或“物质组成”(composition of matter)。①最高法院考察了它此前在American Fruit Growers，Inc.v.Brogdex Co.案和Shell Development Co.v.Watson 案中对制品和物质组成的解释，认为立法者选择含义如此广泛的词语，并用“任何”作修饰语，显然是希望专利法有广泛的视角。法院考察了美国专利法的立法历史，也得出相同结论：托马斯·杰弗逊起草的1793年专利法中规定的专利权客体是“任何新的和有用的技艺、机器、制品或物质组成，或者其任何新的或有用的改进”；分别于1836年、1870年和1874年得到修改的专利法也使用了同样宽泛的语言；1952年专利法修改时，国会用“方法”(process)代替了“技艺”(art)，并在委员会报告中告知人们国会意使可专利主题“包括太阳下人造的任何事物”。
最高法院也强调，美国专利法第101条并非没有限制，它并不能够涵盖所有发现，如自然规律、物理现象和抽象概念都不是可专利的主题，因此无论发现的是一种新矿石还是一种新的野生植物都不可申请专利，爱因斯坦的质能方程(E =MC2)和牛顿的引力定律也不能申请专利。这些发现仅属自然的展现，它们不应被任何人独占。
基于这些理由，最高法院认为，在一般的意义上说，查氏的微生物有资格作为可专利的主题。因为他主张的不是一种未知的自然现象，而是一种非自然产生的制品或物质组成，是一种人类聪明才智的成果，有自己独特的名称、特征和用途，显示了与自然状态不同的特征，也可有潜在的用途，因此该发明不是自然的工艺，而是查氏的杰作，该细菌是专利法第101条下的可专利主题。
上诉人，即当时的USpTO 局长Diamond 有两个重要主张。第一个主张是关于专利法第101条下的“制品”或“物质组成”概念是否包括活生物体在内。美国于1930年通过《植物专利法》保护无性繁殖植物，1970年通过《植物品种保护法》(plant Varietyprotection Act，pVpA)保护有性繁殖植物但却排除了对细菌的保护。Diamond 认为这表明依据国会的理解，“制品”或“物质组成”不包括有生命的物体在内，否则《植物专利法》和《植物品种保护法》就没有通过的必要。最高法院通过分析《植物专利法》、《植物品种保护法》和专利法等，反驳了此主张。
最高法院认为，在1930年之前，有两个因素阻碍了对植物的专利保护。第一个障碍是当时人们认为在专利法下植物是自然的物品因而不是可专利主题，即使是那些人工培育的植物，这反映在1889年的Ex parte Latimer 案中。第二个障碍是人们认为植物不能满足专利法要求的书面描述标准，因为新植物与原来的植物可能仅在颜色或气味上有所差别，这些差异不太可能用文字给予清楚描述。在1930年《植物专利法》立法时国会解决了这两个问题：首先，国会解释植物育种者在自然帮助下获得的成果是可专利的主题；其次，《植物专利法》仅要求对植物的书面描述应“尽可能合理地完整”。在此过程中，并没有国会议员或法律委员会表示“制品”或“物质组成”应把活生物体排除在外。
国会认识到区分可否专利的界限不是位于有生命和无生命的物体之间，而是在自然的物品(不管是否有生命)和人造的发明之间。这其实也是最高法院划定可专利性界限的地方。法院以此认为查氏的微生物是人类聪明才智和研究的结果，不是自然的产物，而是人造的发明。通过这些分析和对《植物品种保护法》的分析，最高法院认为上诉人的第一个主张并没有得到国会分别通过的《植物专利法》和《植物品种保护法》的支持，即使《植物品种保护法》明确排除了对某些微生物的保护。
上诉人Diamond 的第二个主张是，除非国会明确授权，否则微生物不能作为合格的可专利主题。他认为，在国会创设专利法第101条时还不能预见基因工程出现，因此像查氏微生物这样的发明能否被授予专利应交给国会决定，立法程序才可能最好地平衡经济、社会和科学方面的考虑，从而决定是否授予活生物体专利。上诉人引用了最高法院在1978年的parker v.Flook 案中的陈述，当司法机构被请求把专利权延伸至国会未曾预见的领域时一定要谨慎行事。对此最高法院论述到，的确是国会而非法院来决定可专利性的界限，但一旦国会通过了法律，解释法律是什么将是司法机构的权力范畴和责任。这是1803年着名的Marbury v.Madison 案中确定的重要原则。因此，在专利法中确定什么是可专利主题是国会的宪法职责，而法院的职责是依据其理解来解释国会的用语，当出现模糊时法院将以立法历史和立法目的作为指导。为促进“科学和有用技艺之进步”的宪法目标和专利法目标，以保证实现杰弗逊憧憬的社会和经济利益，专利法第101条使用了非常宽泛的用语以定义可专利主题，但一般性的宽泛用语并不一定就是不确定的，尤其当国会的目标就需要宽泛的用语时。因此，在专利法第101条中没有模糊性。最高法院强调，对法律的理解不应局限于立法者预期的特别应用，对于专利法尤应如此，不然就可能与专利法的中心概念“预见性破坏可专利性”相冲突。按照上诉者的逻辑，凡是国会未能预见的发明种类就不能获得专利权保护，而其实正因为发明经常是不可预见的，专利法第101条中使用的词语才是宽泛的。
最高法院还列举了历史上曾获得专利保护的一些重要发明，如莫尔斯的电报(美国专利号USP1647)、贝尔的电话(USP174465)、爱迪生的电灯(USP223898)、莱特兄弟的飞机(USP821393)、Bardeen与Brattain 的晶体管(USP2524035)、费米和Szilard的中子反应堆(USP2708656)、Schawlow和Townes的激光(USP2929922)，来说明发明的不可预见性、不可预见的发明对于社会的重要意义及授予不可预见的发明专利的必要性。
Diamond为支持其上诉，还引用了一些专家证词，其中包括一些诺贝尔奖获得者，他们试图说明遗传工程研究的严重后果，如对人类的威胁、污染环境、传播疾病、造成生物多样性减少、降低人类生活价值等。最高法院打趣说，这些强有力的、富有激情的论证提醒他们，人类的聪明才智似乎已经不能完全控制它所创造的力量，就像哈姆雷特，有时忍受着病痛比飞向未知者更好。上诉者还认为，法院在决定查氏的微生物是否属于可专利主题时应该衡量可能的危险。最高法院说它不同意这样。因为是否授予微生物专利不太可能影响基因研究的命运，因为在尚不知晓能否获得专利保护时就已进行了很多研究，这表明立法者或司法者的决定都不足于阻止对未知世界的科学探知，因此查氏的微生物是否可被授予专利可能会影响研究的加速(出于对经济奖赏的期望)或减缓(缺乏激励机制)，但也仅能如此，而不涉及更多。至于本话题涉及的其他多种社会利益方面，包括对社会利益的平衡，那是立法者或行政管理机构的事情，法院对此无能为力，既不能斥之为恐惧未知的空想，也不能奉此行事，并且立法者和管理者也都针对此问题实施了相应措施。
最高法院总结说，法院的任务是依据法律的用语解释法律，一旦完成解释，法院的权力就用尽了；立法者可以任意修改法律明确排除由基因工程生产的生物体的可专利性；但在国会采取行动前，法院必须按照专利法第101条的规定解释法律；而按照该法条的规定，查氏发明的微生物属可专利的主题。这就是美国最高法院在查氏案中的判决。
三、USPTO对本案的总结
查氏案件的判决对美国专利法的影响是巨大的，这种影响主要体现在对可专利主题的判断上。从最高法院对本案的判决中总结出来的可专利主题现在已被归纳到USPTO的专利审查手册中。根据USPTO 的总结，美国最高法院在查氏案判决中的主要论证逻辑和主要结论包括以下内容。
第一，遵照法律解释原则，法院要求应按照字典定义理解美国专利法第101条中的“制品”概念，即“以通过手工或机器赋予原材料新的形式、质量、品质或其结合且为使用目的而制造的产品”。
第二，国会选择如“制品”和“物质组成”这样的宽泛概念，并用“任何”修饰，是明显地期望专利法有一个宽泛的范围。
第三，美国专利法体现了杰弗逊的哲学“聪明才智应得到慷慨奖励”。在美国历史上的几次专利法修改都使用了宽泛的概念，在1952年的专利法修改过程中，美国国会明确申明其立法目的是让美国专利法保护“太阳下人造的任何事物”。
第四，但这并非建议专利法第101条没有限制，或者它可包含每种发现。自然规律、物理现象和抽象概念都是不可专利的。
第五，因此，一种新发现的矿石、野生植物或科学理论都是不可专利的主题。
第六，查氏专利申请的权利要求不是指向一种自然现象，而是指向一种非自然产生的制品或物质组成，即一种由人类才智创造的产品，它有自己的名称、特征和用途。
第七，国会认可，可专利性的界线不是在有生命的和没有生命的物体之间，而是在自然的产品(不管有无生命)和人为的发明之间。
第八，查氏微生物是人类才智和研究的成果，它显然不同于已在自然界发现的任何微生物，并有显着的潜在用途；他的发明不是自然的创造，而是他自己的发明，因此落入专利法第101条定义的可专利性主题中。
